I diritti di proprietà industriale non si esauriscono nei soli diritti titolati – marchi, brevetti e design – cioè provvisti di un documento che ne attesta l’esistenza, la titolarità e il contenuto, ma comprendono anche i diritti non titolati: sono quelle esclusive riconosciute dalla legge senza che sia appunto necessario procedere ad un deposito oppure ottenere un certificato di registrazione.

Si tratta di una serie di ipotesi eterogenee che comprende, ad esempio:

• il marchio di fatto
• il nome di dominio
• il design non registrato
• il diritto d’autore
• il know how
• i segreti commerciali

La loro caratteristica comune è costituita dal riconoscimento dell’esclusiva in capo al titolare in assenza di un atto formale e costitutivo come il deposito.

Quali sono i requisiti stabiliti dalla legge per la nascita del diritto non titolato e quindi dell’esclusiva?

I requisiti variano a seconda del tipo di diritto e hanno una diversa regolamentazione.

Il marchio di fatto è un segno che deve essere usato dal suo titolare in modo continuativo per contraddistinguere prodotti e/o servizi posti in commercio. Il diritto di esclusiva si acquista con l’uso del segno qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico che quel particolare segno è un vero e proprio marchio.

Il nome di dominio, anche se necessariamente registrato presso un registrar, è tutelato a condizione che reindirizzi ad un sito web con dei contenuti, sia attivo e sia “visitato” dagli utenti.

Nel caso del design non registrato, invece, il diritto sorge con il primo atto di immissione del design o del prodotto che lo incorpora nel mercato o presso il pubblico. È il caso, ad esempio, di un nuovo prodotto che viene presentato sul mercato, senza averne prima tutelato la forma e/o altre caratteristiche che ne definiscono l’aspetto esteriore; questo nuovo prodotto godrà di una tutela seppur con i limiti che verranno infra indicati.

Il diritto d’autore si acquista con la sola creazione dell’opera da parte dell’autore; spesso si può procedere al deposito dell’opera, ma agli scopi di fissare una data certa rispetto ad altre opere successive e di indicare una paternità, quanto meno presunta.

Infine, il know-how e le informazioni riservate, inclusi i segreti commerciali, sono protetti al ricorrere della segretezza, del valore economico ottenuto grazie alla segretezza e di misure di protezione ritenute ragionevolmente adeguate a mantenere tale segretezza.

Quali sono i vantaggi dei diritti non registrati e quali gli svantaggi?

I diritti non titolati possono presentare dei vantaggi: ad esempio, il know-how e le informazioni riservate, rispetto alla protezione offerta dai brevetti:

• non sono limitati nella durata, cioè non scadono;
• non diventano pubblici nel loro contenuto;
• non sono esaminati.

Gli svantaggi, tuttavia, non sono da sottovalutare: ad esempio il design non registrato ha una durata molto inferiore rispetto al design registrato, tre anni versus venticinque anni (complessivi) del design registrato.

I profili più critici si manifestano soprattutto quando

• si vuole valorizzare/sfruttare il proprio diritto oppure
• è necessario farlo valere nei confronti di un contraffattore o di chi cerchi di sottrarlo o violarlo.

In questi casi, infatti, il titolare del diritto, oltre a dover affrontare maggiori costi per reperire tutta la documentazione di supporto relativa alla sua esclusiva, sarà gravato di un rigoroso onere della prova per quanto riguarda:

• l’esistenza e l’anteriorità del diritto rispetto al presunto contraffattore;
• la titolarità;
• nel caso del design, l’imitazione volontaria da parte del presunto contraffattore e altri presupposti;
• la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, ad esempio nel caso delle informazioni riservate e dei segreti commerciali;
• l’ambito di tutela ottenuto, specie per quanto riguarda il marchio di fatto.

Al contrario, nel caso del diritto titolato gli elementi essenziali per dimostrare l’esistenza dell’esclusiva sono già contenuti nel documento di deposito e/o di registrazione, semplificando ogni onere al riguardo.

Ricorrendone i presupposti, procedere al deposito è quindi certamente la strada da preferire.

È possibile scegliere tra diritti titolati e non titolati?

Indipendentemente da vantaggi e svantaggi, vi sono casi in cui il titolare può scegliere se tutelare il diritto mediante il deposito oppure se sfruttare la propria esclusiva mediante il semplice uso, quindi senza effettuare alcun deposito; ci si riferisce, ad esempio, al marchio di fatto o al design. In altri casi, invece, è la natura stessa del diritto che ne esclude la proteggibilità mediante il deposito: sono le ipotesi del know-how, delle informazioni riservate o dei segreti commerciali.

Perché affidarsi al Team Luppi

Uno degli aspetti più critici dei diritti non titolati è costituito dalla difficoltà di identificarne i presupposti dal punto di vista dell’esistenza e dell’ambito di tutela, soprattutto nel caso di una violazione. Le medesime criticità possono verificarsi anche quando si voglia procedere ad una cessione del know-how, dei segreti commerciali e delle informazioni riservate o ci si trovi nell’ambito di altre operazioni di una loro valorizzazione economica.

Nel Team Luppi abbiamo sviluppato una serie di competenze tecniche e giuridiche grazie alle quali potremo affiancarvi in tutte le fasi che concorrono alla formazione dei diritti non titolati, supportandovi in ogni step, dall’inquadramento della fattispecie di riferimento alla valorizzazione delle esclusive così create, passando naturalmente attraverso la costruzione della migliore strategia nell’ottica del consolidamento del diritto IP.

Contattateci per un’analisi dei vostri diritti IP non titolati.