I recenti avvenimenti economici e politici interni e globali ci hanno abituati a cambiamenti frequenti di prospettiva: è sufficiente pensare alle difficoltà di approvvigionamento di prodotti finiti e di materie prime, e alla disponibilità e ai costi dell’energia per sapere quanto sia arduo, attualmente, interpretare il presente e predire nuovi scenari, anche solo prossimi.

In questo scenario complesso, la proprietà intellettuale ha invece sposato la strada della semplificazione con due novità di portata epocale, attese per l’inizio del 2023: 

• l’introduzione in Italia delle procedure amministrative per la nullità e per la decadenza dei marchi, in alternativa alle azioni giudiziarie
• il brevetto europeo con effetto unitario, che affiancherà l’attuale Brevetto Europeo.

Nullità e decadenza di un marchio: una procedura più snella per un mercato italiano dei marchi più appetibile

Oggi, in Italia, far dichiarare nullo o decaduto un marchio di un terzo significa rivolgersi al tribunale, con i costi e i tempi legati alle procedure giudiziarie, mentre in altri Paesi e a livello EUIPO (European Union Intellectual Property Office) i procedimenti più snelli per via amministrativa sono già diffusi.

La procedura attuale rappresenta un problema per le imprese italiane interessate a ottenere la registrazione di marchi italiani e a difendere la titolarità degli stessi. Inoltre, se la capacità di un Paese di attrarre investimenti si definisce anche in base ai tempi della giustizia  l’Italia fino a questo momento risultava  meno appetibile nel contesto internazionale.

Un esempio nel caso della procedura di nullità dei marchi

Oggi, il titolare di un marchio che intercetta il deposito e la registrazione di un marchio identico o simile per un prodotto identico o affine al suo, ha una finestra temporale per opporsi alla registrazione in via amministrativa. Superata questa scadenza, la via giudiziale è l’unica possibile. 

Con la nuova procedura di nullità, il titolare potrà invece agire nel periodo di cinque anni dalla data di registrazione anche in via amministrativa direttamente presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi. 

Procedure più rapide, anche in caso di decadenza

Lo stesso accadrà per la decadenza di un marchio di un terzo, registrato ma non utilizzato da oltre cinque anni: per aver campo libero per la propria domanda o registrazione, anche in questo caso si potrà agire in modo più veloce, per via amministrativa. 

Quali previsioni, quindi? 

È facile immaginare che aumenteranno le azioni di nullità e decadenza da parte di imprese italiane e che l’Italia diventerà un mercato più appetibile per gli investitori stranieri, rassicurati dalla velocità e dal costo più contenuto di queste azioni alternative a quelle giudiziarie.

Il Brevetto Europeo con effetto unitario

Le imprese che oggi scelgono il Brevetto Europeo “classico” devono convalidarlo e mantenerlo in ciascuno degli Stati membri di interesse, sostenendo i singoli costi di di convalida e ove richiesto di traduzione..

Con l’arrivo del brevetto unitario, siamo di fronte a una novità storica ulteriore: le imprese attive nel mercato domestico e extra UE potranno ottenere un brevetto valido contemporaneamente in tutti i ventiquattro Paesi membri dell’Unione Europea che aderiscono all’iniziativa (per ora aderiscono diciassette Paesi), con una tassa di mantenimento e validità unica per tutti i Paesi aderenti che ridurrà i costi rispetto al Brevetto Europeo “classico”. Nell’immagine, la cartina (fonte EPO – European Patent Office) mostra gli stati che aderiranno al nuovo Brevetto Europeo con effetto unitario.

(https://www.epo.org/applying/european/unitary/unitary-patent.html)

Inoltre, con l’istituzione parallela del Tribunale unificato dei brevetti, le imprese che ne avranno necessità potranno contare anche sul giudizio unico per tutti i Paesi aderenti, presso il quale potranno operare sia i legali, sia – ulteriore novità – i mandatari brevettuali abilitati.

Quali prospettive per le imprese?

Tutelare i marchi in Italia e brevettare in Europa diventerà presto più immediato e accessibile grazie alle due novità in arrivo.

L’opportunità di sfruttare queste nuove soluzioni andrà però valutata con attenzione e con il supporto di un team multidisciplinare come il nostro, che aiuti a identificare la strategia più indicata.

Se il ventaglio di opzioni si amplia, solo lo studio attento di ogni singolo caso e delle opportunità di business in gioco può indicare quale via intraprendere.

In alcuni casi sarà comunque più opportuno intraprendere un’azione legale, in altri la via migliore sarà quella di agire con una procedura amministrativa di nullità. Allo stesso modo andrà valutato se optare per il nuovo Brevetto Europeo con effetto unitario o preferire il Brevetto Europeo “classico”. 

Accoglieremo queste novità con la forza della nostra squadra di esperti: grazie alla presenza del team di Luppi Legal a fianco dei mandatari marchi e dei mandatari brevettuali abilitati, possediamo già le figure e l’expertise per valutare le diverse soluzioni e operare di conseguenza, sempre con l’obiettivo di valorizzare e tutelare al meglio i patrimoni di proprietà intellettuale delle imprese che fanno innovazione.