Cosa succede se si brevetta un perfezionamento di una soluzione già coperta da un brevetto anteriore?

In un articolo di qualche settimana fa abbiamo parlato delle  invenzioni di perfezionamento, ovvero soluzioni nuove e migliorative in grado di risolvere un problema tecnico  in maniera più efficace o in modo differente rispetto ad una invenzione anteriore, soluzioni, quindi, meritevoli di essere tutelate con il brevetto.

Quali sono i benefici di un brevetto di perfezionamento?

Brevettare un’invenzione non solo accresce il valore dell’azienda e ne migliora l’immagine, ma assicura l’esclusività sull’invenzione e la possibilità di maggiori entrate determinate dal suo sfruttamento commerciale. Questo vale anche per il brevetto di perfezionamento.

Tuttavia, nel caso del brevetto di perfezionamento, è possibile che l’invenzione da esso tutelata possa dipendere dall’invenzione principale, vale a dire l’attuazione dell’invenzione di perfezionamento non sia possibile senza pregiudizio dei diritti relativi al brevetto precedente. In questo caso, il titolare del brevetto di perfezionamento è, quindi, destinato a non poter usufruire dei frutti della propria invenzione? Vediamo nel seguito come affrontare un tale scenario.

La licenza come strumento necessario per il business

Per non incorrere in interferenza/contraffazione del titolo principale, è necessario ottenere dal titolare del brevetto principale una licenza, in modo da poter accedere allo sfruttamento della sua tecnologia. Grazie alla licenza, l’invenzione di perfezionamento può essere attuata e, inoltre,  la sua circolazione sarà aiutata dal successo e dalla diffusione dell’invenzione principale stessa, risultando appetibile a tutti i soggetti la cui attività è legata all’invenzione principale, compreso il titolare stesso del brevetto principale. Quest’ultimo, infatti, potrà avere interesse ad utilizzare la soluzione dell’invenzione di perfezionamento perché, ad esempio, più efficace o vantaggiosa tecnicamente e/o economicamente e con il quale, magari, sarà possibile porre le basi per una proficua collaborazione.

E se invece si riscontra scarsa apertura al dialogo da parte del titolare del brevetto principale?

La licenza obbligatoria a condizioni eque

Può succedere che il titolare del brevetto principale, trovandosi con “il coltello dalla parte del manico”, possa imporre delle condizioni gravose per la concessione della licenza o possa addirittura negarla; in questo caso, la soluzione è offerta dalla licenza c.d. obbligatoria a condizioni eque, cioè nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione di perfezionamento. Una simile licenza è prevista anche per il titolare del brevetto sull’invenzione principale che può ottenere una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente. Si viene a definire, così, un sistema di licenze incrociate, grazie alle quali ciascun titolare trae beneficio sfruttando uno o più dei brevetti dell’altro.

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Scenari in cui titolari diversi detengono rispettivamente brevetti principali e brevetti di perfezionamento sono frequenti e necessitano, per una loro efficace gestione e risoluzione, dell’intervento di figure professionali altamente specializzate dal punto di vista tecnico e legale.

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