Cosa succede se si brevetta un perfezionamento di una soluzione già coperta da un brevetto anteriore?

 

In un articolo di qualche settimana fa abbiamo parlato delle  invenzioni di perfezionamento, ovvero soluzioni nuove e migliorative in grado di risolvere un problema tecnico  in maniera più efficace o in modo differente rispetto ad una invenzione anteriore, soluzioni, quindi, meritevoli di essere tutelate con il brevetto.

 

Quali sono i benefici di un brevetto di perfezionamento?

Brevettare un’invenzione non solo accresce il valore dell’azienda e ne migliora l’immagine, ma assicura l’esclusività sull’invenzione e la possibilità di maggiori entrate determinate dal suo sfruttamento commerciale. Questo vale anche per il brevetto di perfezionamento.

 

Tuttavia, nel caso del brevetto di perfezionamento, è possibile che l’invenzione da esso tutelata possa dipendere dall’invenzione principale, vale a dire l’attuazione dell’invenzione di perfezionamento non sia possibile senza pregiudizio dei diritti relativi al brevetto precedente. In questo caso, il titolare del brevetto di perfezionamento è, quindi, destinato a non poter usufruire dei frutti della propria invenzione? Vediamo nel seguito come affrontare un tale scenario.

 

La licenza come strumento necessario per il business

Per non incorrere in interferenza/contraffazione del titolo principale, è necessario ottenere dal titolare del brevetto principale una licenza, in modo da poter accedere allo sfruttamento della sua tecnologia. Grazie alla licenza, l’invenzione di perfezionamento può essere attuata e, inoltre,  la sua circolazione sarà aiutata dal successo e dalla diffusione dell’invenzione principale stessa, risultando appetibile a tutti i soggetti la cui attività è legata all’invenzione principale, compreso il titolare stesso del brevetto principale. Quest’ultimo, infatti, potrà avere interesse ad utilizzare la soluzione dell’invenzione di perfezionamento perché, ad esempio, più efficace o vantaggiosa tecnicamente e/o economicamente e con il quale, magari, sarà possibile porre le basi per una proficua collaborazione.

E se invece si riscontra scarsa apertura al dialogo da parte del titolare del brevetto principale?

 

La licenza obbligatoria a condizioni eque

Può succedere che il titolare del brevetto principale, trovandosi con “il coltello dalla parte del manico”, possa imporre delle condizioni gravose per la concessione della licenza o possa addirittura negarla; in questo caso, la soluzione è offerta dalla licenza c.d. obbligatoria a condizioni eque, cioè nella misura necessaria a sfruttare l’invenzione di perfezionamento. Una simile licenza è prevista anche per il titolare del brevetto sull’invenzione principale che può ottenere una licenza obbligatoria a condizioni ragionevoli sul brevetto dell’invenzione dipendente. Si viene a definire, così, un sistema di licenze incrociate, grazie alle quali ciascun titolare trae beneficio sfruttando uno o più dei brevetti dell’altro.

 

Perché scegliere il Team Luppi

Scenari in cui titolari diversi detengono rispettivamente brevetti principali e brevetti di perfezionamento sono frequenti e necessitano, per una loro efficace gestione e risoluzione, dell’intervento di figure professionali altamente specializzate dal punto di vista tecnico e legale.

 

Il team Luppi include sia professionisti qualificati ed esperti in vari settori tecnici sia legali specializzati in proprietà industriale in grado di fornire tutta l’assistenza e consulenza strategica necessaria per affrontare vari aspetti quali lo sfruttamento dell’invenzione, la definizione delle licenze, la titolarità delle invenzioni. In definitiva, affidandosi al Team Luppi è possibile ricevere una consulenza globale tecnica e legale in materia di proprietà industriale.

 

Contattateci per analizzare aspetti ed opportunità legati alla vostra idea.

Può una soluzione tecnica migliorativa o un perfezionamento essere proteggibile con un brevetto? Certamente!

 

Quando si pensa al mondo della proprietà industriale, per esempio ai brevetti, si pensa ad invenzioni geniali che hanno aperto nuove frontiere tecnologiche, rivoluzionato settori industriali, o positivamente cambiato la vita quotidiana di milioni di persone.

 

Quando nello svolgimento del lavoro di ogni giorno da parte di tecnici, ricercatori, progettisti vengono individuate soluzioni per risolvere problemi di natura tecnica, si potrebbe pensare che tali soluzioni non siano tutelabili in quanto ritenute semplici o banali, ad esempio perché costituiscono lo sviluppo naturale e ovvio di una soluzione già nota, o persino già protetta e quindi di ostacolo.

 

Altre volte la soluzione non sembra vantaggiosamente proteggibile perché proprio in quel settore di mercato operano altre aziende che proteggono già soluzioni basilari e che impediscono quindi di riprodurre tali soluzioni, pena la contraffazione.

 

Quanto “grande” deve essere un’invenzione per accedere alla tutela brevettuale?

La risposta è: “meno di quanto si possa pensare”.

 

Spesso, infatti, il progresso tecnologico è il frutto di un percorso di miglioramento continuo, fatto di piccoli step, di soluzioni a piccoli problemi tecnici che potrebbero benissimo risultare meritevoli di una protezione tramite brevetto o modello di utilità.

 

Alle invenzioni cosiddette “principali”, si affiancano le invenzioni “derivate”, che sono in qualche modo collegate alle principali, quali le invenzioni di perfezionamento, di traslazione (che prevedono un nuovo utilizzo o l’applicazione di una soluzione in un nuovo contesto tecnico) e di combinazione (che traggono dei vantaggi tecnici dall’utilizzo combinato e nuovo di due soluzioni già note).

 

L’invenzione di perfezionamento

In particolare, l’invenzione di perfezionamento riguarda una soluzione tecnica nuova e migliorativa, in grado di risolvere, in maniera diversa, un problema già risolto da un’invenzione precedente. E’ bene, quindi, tutelare tramite brevetto anche le invenzioni di perfezionamento, al fine di preservare gli investimenti e sforzi profusi in ricerca e sviluppo.

 

Può succedere che l’invenzione di perfezionamento, quando implementata, comporti automaticamente l’attuazione della soluzione principale, risultando in tal modo dipendente da essa, ovvero non possa essere attuata senza pregiudizio dei diritti relativi ad un brevetto precedente. Come procedere, quindi, in questi casi? Lo vedremo in uno dei prossimi articoli!

 

Il contributo del Team Luppi

Di fronte ad una invenzione di perfezionamento non sempre è immediato individuare le caratteristiche tecniche suscettibili di tutela brevettuale. Noi del Team Luppi siamo professionisti altamente qualificati e specializzati in vari settori tecnici e disponiamo di tutte le competenze tecniche necessarie per analizzare una soluzione, individuarne i suoi punti di forza e vantaggi rispetto allo stato della tecnica ed aiutare nella tutela dell’invenzione di perfezionamento con il giusto titolo IP. Con i nostri legali specializzati in proprietà industriale forniamo assistenza anche in relazione ad aspetti legati allo sfruttamento dell’invenzione, al tema delle licenze, alla titolarità ecc. Il Team Luppi è quindi un unico interlocutore dal quale ricevere una consulenza globale in materia di proprietà industriale sia dal punto vista tecnico che legale.

 

Contattateci per approfondire le opportunità legate alla vostra nuova idea.

A proposito di protezione delle idee, nell’articolo del 22 febbraio abbiamo parlato di cumulo di tutele. Vediamo ora quali sono gli strumenti che si possono utilizzare e un caso di applicazione per un cliente.

Brevetti per invenzione, modelli di utilità, disegni e modelli, marchi e diritto d’autore sono gli strumenti IP più utilizzati per tutelare un prodotto, una soluzione, un servizio, un’idea in generale.

Gli strumenti IP non si escludono vicendevolmente, al contrario in molti casi possono essere utilizzati in combinazione tra loro per tutelare sotto più profili il trovato in esame – cioè le vostre idee – così da conseguire la più ampia protezione possibile.

Vi mostriamo subito come esempio un caso pratico trattato del Team Luppi.

Approccio integrato multidisciplinare del Team Luppi: il caso di tutela multipla per Geomagworld SA

Il nostro cliente Geomagworld SA, leader nel settore dei giochi magnetici, ha ideato una nuova barretta magnetica, con una configurazione strutturale tale da incrementare notevolmente la forza magnetica attrattiva.

Come lo abbiamo tutelato?

Abbiamo tutelato l’aspetto tecnico con un brevetto e la forma con un marchio 3D ottenendo:

– la concessione del brevetto europeo EP1080476 relativo ad una barretta magnetica:

– e la registrazione del marchio 3D in UE n. 011267036 sulla forma della barretta stessa:

Quindi, tra gli strumenti IP sopra menzionati, abbiamo usato per questo caso il brevetto e il marchio.

 

Perché nel caso presentato abbiamo usato gli strumenti brevetto e marchio?

Con il brevetto abbiamo tutelato l’aspetto tecnico.

Infatti, il brevetto per invenzione può essere utilizzato per proteggere un’invenzione nuova, che comporti un’attività inventiva e idonea ad avere un’applicazione industriale.

In sostanza, si può ricorrere al brevetto tutte le volte che ci si trova di fronte ad una nuova soluzione in grado di risolvere un problema tecnico. In altre parole, il brevetto è uno strumento per tutelare un aspetto tecnico/funzionale di un trovato.

Quindi, può essere protetto tramite il brevetto per invenzione:

Per identificare una nuova soluzione (che sia un prodotto, un dispositivo, un processo, un servizio) e renderla distinguibile dalla concorrenza, infatti, è necessario ricorrere allo strumento di tutela costituito dal marchio, anche in maniera cumulativa rispetto al brevetto o gli altri strumenti IP.

Possono costituire oggetto di registrazione come marchio d’impresa:

purché permettano di distinguere i prodotti o i servizi di un’impresa da quelli di altre imprese.

 

Come possiamo aiutarvi

Nel Team Luppi disponiamo dell’expertise necessaria e di tutte le competenze tecniche e legali per una visione totale di qualsiasi aspetto o tematica di Proprietà Industriale ed Intellettuale.

Ai nostri legali si affiancano professionisti altamente qualificati e specializzati in vari settori tecnici, tra cui: biologi, fisici, esperti in scienze dei materiali, ingegneri elettronici e ingegneri meccanici.

Siamo in continuo aggiornamento sul piano tecnico, normativo e legale, e prediligiamo cooperare a stretto contatto l’uno con l’altro con grande passione e affiatamento.

Con noi avrete la possibilità di un confronto con un unico partner multidisciplinare, in grado di operare l’analisi di un’idea da tutti i punti di vista così da individuarne la più efficace e ampia strategia di tutela e difesa.

Contattateci per approfondire le possibilità di protezione della vostra nuova idea.

 

Introduzione

Il settore della ricerca e sviluppo (R&D) riveste un ruolo decisivo e trainante in azienda, sia dal punto di vista tecnologico/scientifico sia, in prospettiva, dal punto di vista commerciale; i risultati del settore R&D rientrano nel gruppo degli asset di proprietà intellettuale e industriale che ogni azienda possiede.

A volte tali asset, per la loro natura intangibile, non risultano chiaramente evidenti e definiti, rischiando di non essere adeguatamente riconosciuti e tutelati. È dunque cruciale identificare gli asset di proprietà intellettuale e definire un percorso di tutela e valorizzazione, anche al fine di prevenire minacce dall’esterno.

Qual è allora il miglior modo per agire? Come concretizzare i risultati ottenuti a livello di R&D?

Noi del team Luppi aiutiamo a valorizzare al meglio la proprietà industriale e intellettuale della vostra azienda, fornendo in maniera multidisciplinare tutti gli strumenti necessari a tutelare i molteplici aspetti dell’innovazione.

Abbiamo stilato una serie di domande propedeutiche ad individuare i passi necessari che garantiscano un’adeguata e duratura protezione dei vostri asset e ad illustrare i corretti comportamenti da adottare contestualmente all’ideazione di nuove soluzioni.

La vostra idea risolve un problema tecnico, si presenta in modo alternativo oppure propone miglioramenti rispetto ad una soluzione nota?

Se sì, vi consigliamo di proteggere la vostra idea con un brevetto per invenzione o con un modello di utilità: vi aiuteremo a trovare la strada più idonea a raggiungere i vostri obiettivi. Specialmente quando si parla di migliorie tecniche, è comune che tecnici e ricercatori tendano a considerare soluzioni come scontate o banali, tuttavia non va sottovalutato il loro contributo tecnico né vanificare gli sforzi effettuati per ottenerlo.

La ricerca di anteriorità

Consigliamo sempre di effettuare una ricerca di anteriorità, mirata a sondare lo stato dell’arte di riferimento per la vostra soluzione; in tal modo è possibile definire il più opportuno ambito di protezione per l’eventuale domanda di brevetto e ottenere indicazioni utili sulle soluzioni attuali dello stato dell’arte. Una ricerca può anche mettere in luce eventuali brevetti anteriori che potrebbero essere di ostacolo all’implementazione della vostra soluzione.

In tali situazioni, noi del team Luppi possiamo aiutarvi ad individuare possibili strade percorribili in modo da non ledere diritti IP di terzi.

La vostra idea riguarda un dispositivo o un metodo?

In entrambi i casi è possibile proteggere la vostra idea con un brevetto per invenzione.

Mentre è noto ai più che un brevetto può proteggere un oggetto fisico, come un dispositivo o un apparato, non tutti sanno che è possibile proteggere un metodo, ovvero un procedimento, a condizione che esso raggiunga un effetto ed un vantaggio tecnico, ad esempio un metodo di produzione più efficiente o più semplice di un metodo noto.

Qual è il miglior momento per proteggere la vostra idea?

Il prima possibile! Noi consigliamo di coinvolgere il consulente di proprietà industriale già in fase embrionale o di prototipazione della vostra idea. Giocare d’anticipo è sempre la mossa migliore: permette di avere un vantaggio temporale sulla concorrenza e di minimizzare i rischi di una predivulgazione della vostra soluzione.

È inoltre buona prassi depositare una domanda di brevetto non solo in vista di fiere espositive e pubblicazioni scientifiche, campagne pubblicitarie ma anche, meramente, prima di mostrare la vostra soluzione ad un potenziale cliente. Non sottovalutare ciò che si espone on-line, anche mediante le pagine social, perché può equivalere ad una divulgazione.

Depositare consente sia di impedire a terzi (ad esempio clienti, competitor, collaboratori, ecc…) di copiare e sfruttare la vostra soluzione (tentando addirittura di depositare una propria domanda di brevetto) sia di evitare il rischio di esporre la vostra domanda di brevetto a una possibile invalidazione a causa di predivulgazione. Infatti, una soluzione, una volta resa pubblica, perde la novità, uno dei requisiti fondamentali di brevettabilità.

Noi del team Luppi siamo al vostro fianco per tutelare tempestivamente le innovazioni prima della possibile divulgazione.

E se per realizzare la vostra soluzione siete costretti a rendere nota la vostra soluzione a terzi (ad esempio un’officina meccanica, uno studio di progettazione oppure i vostri agenti/distributori)?

Laddove non fosse possibile mantenere la segretezza sulla vostra idea o depositare in tempo una domanda di brevetto, è possibile stipulare appositi accordi di confidenzialità: sono i cosiddetti NDA (Non Disclosure Agreement) con i quali le parti si obbligano a mantenere riservate le informazioni relative alla soluzione innovativa.

A questo proposito, possiamo aiutarvi a stilare questi accordi oltre che gestire aspetti di contrattualistica connessi al diritto IP, licensing, cessioni ecc…

La vostra idea, oltre che risolvere un problema tecnico, presenta anche una forma esteriore nuova? Volete dare un nome distintivo alla vostra idea?

Se la vostra idea presenta caratteristiche nuove ed individuali che la contraddistinguono da soluzioni note, vi consigliamo di proteggerla anche con un disegno o un modello; contestualmente, potete associare un marchio alla vostra idea. Noi del team LUPPI possiamo aiutarvi a tutelare tutti gli aspetti della vostra idea.

Perché affidarsi a noi del Team Luppi?

Siamo in grado di affrontare qualsiasi aspetto di proprietà industriale ed intellettuale, prediligendo l’approccio integrato e multidisciplinare al mondo IP.

Con noi avrai il vantaggio di ricevere una consulenza globale avvalendoti di un unico interlocutore altamente qualificato per trattare tutti gli aspetti IP e Legal secondo le più efficaci ed efficienti strategie a tutela e difesa dei vostri asset.

Nei prossimi articoli tratteremo alcuni aspetti relativi alla protezione delle vostre innovazioni anche all’estero.

Contattateci per un approfondimento in merito alla vostra nuova idea