La proprietà intellettuale è una materia fortemente interconnessa ai cambiamenti e accompagna da sempre lo sviluppo tecnologico, garantendone la tutela con efficaci strumenti di protezione (depositi) e di tutela (enforcement).

Nessun dubbio quindi che debba affrontare le nuove prospettive poste dal metaverso, che costituisce il tema del momento con la blockchain, i sistemi di intelligenza artificiale (A.I.) e gli NFT, e che necessita di riflessione soprattutto alla luce della necessità di preservare gli investimenti compiuti da parte dei vari operatori in queste nuove frontiere tecnologiche.

Ma quali sono le implicazioni che ne derivano dal punto di vista dei vari diritti di esclusiva? Come muoversi in assenza – ad oggi – di una specifica normativa? Andiamo con ordine.

Che cos’è il metaverso

Il metaverso – almeno in linea teorica – è uno spazio virtuale, immersivo, all’interno del quale l’utente può muoversi, interagire e condividere. In questo momento è possibile avere un’esperienza di metaverso attraverso specifiche piattaforme online, dove l’utente può interagire attraverso il proprio avatar.

Inizialmente pensati e sviluppati per il settore del gaming, all’interno dei “metaversi” attualmente disponibili operano diverse realtà imprenditoriali, soprattutto della moda e della tecnologia.

Questi nuovi spazi non sono, ovviamente, delimitati da confini territoriali e, ad oggi, non esiste una disciplina giuridica dedicata che li regolamenti, lasciando così ingresso all’applicazione, in via interpretativa, degli istituti tipici del mondo reale, anche dal punto di vista dell’IP.

I diritti IP “tradizionali” nel metaverso

I marchi costituiscono certamente i diritti di esclusiva più interessati dal metaverso perché in questo mondo virtuale ci sono prodotti e servizi che, al pari della vita reale, sono presentati, pubblicizzati e venduti.

Ad esempio, nella moda, sono state pensate collezioni o sono stati realizzati prodotti esclusivi per il metaverso o ancora sono stati aperti nel metaverso dei flagship stores che corrispondono a quelli già presenti nella vita reale.

Il diritto d’autore è un altro diritto di esclusiva che necessariamente interagisce con il mondo virtuale, perché possono essere create opere nuove e originali anche al di fuori di uno spazio fisico o perché possono essere messe a disposizione degli utenti opere protette: pensiamo al caso delle opere d’arte digitali poi acquistate mediante NFT.

I brevetti costituiscono un altro asse portante della protezione, perché tutelano, come nel caso degli standard essential patents, gli aspetti tecnologici che permettono l’operatività del sistema. Medesime considerazioni sono applicabili per la tecnologia blockchain, per gli NFT o per i sistemi di machine learning e A.I. che offrono, ad esempio, la possibilità di identificare eventuali violazioni dei diritti di esclusiva nel metaverso.

Ma anche i design contribuiscono a definire la protezione di quanto realizzato per il – o nel – metaverso: è il caso delle configurazioni dei prodotti o degli spazi/luoghi 3D o ancora alle interfacce grafiche.

Le prospettive per i diritti IP e le questioni aperte

Nonostante il metaverso sia un mondo virtuale, le questioni “pratiche” aperte dal punto di vista dei diritti IP sono molte, soprattutto alla luce della ricordata assenza di una normativa specifica. Allo stesso tempo, pur in presenza di una serie di tematiche sulle quali si discute, si aprono nuove prospettive per i diritti IP, ad esempio per quanto riguarda l’allargamento della tutela o lo sfruttamento delle esclusive.

Protezione dei marchi nel metaverso

Nel caso dei marchi, dal punto di vista del titolare, ci si interroga se la protezione ottenuta attraverso una registrazione per i prodotti “fisici” valga automaticamente anche per i prodotti “virtuali” o se, al contrario, debba essere effettuata una nuova registrazione. E ancora, quale dovrebbe essere la classe merceologica che protegge i prodotti e i servizi nel metaverso, quella tradizionalmente legata ai prodotti e servizi nel settore della tecnologia? L’uso di un marchio nel metaverso può valere anche rispetto al mondo reale e viceversa? Come si concilia la mancanza di confini geografici definiti, caratteristica dei mondi virtuali, con la validità territorialmente limitata dei diritti di marchio?

Diritto d’autore: quale protezione nel metaverso?

Dal punto di vista del diritto d’autore, invece, la creazione di opere d’arte nel mondo virtuale dovrebbe essere disciplinata al pari di quanto avviene nel mondo reale? Chi sono gli autori nel caso di opere create da sistemi di A.I.?

Licenze, merchandising e metaverso

Nuove prospettive si aprono anche in relazione alle collaborazioni nel metaverso, quindi, sotto il profilo dello sfruttamento; è il caso delle licenze che dovranno essere concesse – oppure estese – in questo mondo virtuale così permettendo un’ulteriore valorizzazione dei diritti di esclusiva, o delle collaborazioni, ad esempio per il merchandising.

Metaverso e contraffazione

Una particolare attenzione dovrà essere parallelamente dedicata al tema della contraffazione, non solo dal punto di vista dell’individuazione e del tracciamento dei prodotti in violazione dei diritti IP ma anche del monitoraggio. I titolari dei diritti IP dovranno attivare nuovi mezzi per la sorveglianza? Certamente sarà opportuno acquisire competenze e strumenti tecnologici che permettano di affrontare le nuove sfide che il metaverso presenta.

Perché affidarsi al Team Luppi

Il mondo virtuale è una realtà con la quale confrontarsi, una nuova prospettiva di business che non può essere sottovalutata. La verifica della protezione o meno dei diritti IP nel metaverso, l’estensione delle proprie esclusive nel metaverso e il loro sfruttamento appaiono oggi come step necessari, una naturale evoluzione del business.

Ma decidere se e come operare nel metaverso è anche una scelta strategica e multidisciplinare, che presuppone di aver effettuato delle specifiche valutazioni, sulla base di competenze tecniche e legali volte ad assicurare che vi sia

• una piena tutela,
• un efficace sfruttamento e
• una pronta difesa in caso di violazione.

Tutti profili che nel nostro Team multidisciplinare mettiamo a vostra disposizione, affiancandovi nelle nuove sfide tecnologiche.

Contattateci per approfondire se la vostra impresa è protetta anche nel metaverso e come implementare la protezione dei vostri diritti nel metaverso.

Nell’articolo del 15 dicembre abbiamo riportato un caso pratico di protezione cumulativa con brevetto e design e nell’articolo del 22 febbraio un ulteriore caso di applicazione pratica di cumulo di tutele tramite brevetto, design e marchio.

In questo articolo proponiamo un altro esempio concreto di approccio integrato del nostro Team e di applicazione del cumulo di tutele. In particolare, si vuole porre l’attenzione sul fatto che anche un dispositivo o oggetto industriale, non solo quindi gli oggetti largamente noti o di uso quotidiano, può essere tutelato, oltre che sotto il profilo della sua funzionalità e configurazione strutturale (con il brevetto), anche dal punto di vista della sua forma esteriore (con il design), prescindendo da qualsiasi valutazione di pregevolezza estetica.

Il cumulo di tutele per un erogatore di magneti

L’oggetto in esame riguarda un innovativo dispositivo erogatore per magneti, ad azionamento manuale, utilizzabile, ad esempio, nel settore cartotecnico. La nuova soluzione, versatile e semplice dal punto di vista costruttivo e funzionale, garantisce una rapida erogazione selettiva dei magneti e riduce al contempo lo sforzo richiesto ad un operatore, sfruttando l’azione magnetica dei magneti impilati all’interno del dispositivo stesso.

In che modo lo abbiamo tutelato?

Abbiamo protetto la soluzione tecnica e funzionale rivendicando non solo il dispositivo erogatore in sé ma anche il metodo per l’erogazione dei magneti, ottenendo la concessione del Brevetto Italiano n° 102016000016754

Con il nostro approccio integrato, oltre alle caratteristiche tecniche, abbiamo riconosciuto nel dispositivo erogatore anche una forma esteriore nuova e dotata di carattere individuale, suscettibile pertanto di tutela tramite design. Abbiamo pertanto ottenuto anche la registrazione del Design Comunitario n° No 002991430-000

Il contributo del team Luppi

Grazie all’approccio multidisciplinare, abbiamo assicurato al nostro cliente un’ampia protezione sulla soluzione tecnica e sulla forma del dispositivo erogatore.

In generale, di fronte ad un’idea o prodotto innovativo, noi del team Luppi, grazie alle varie competenze ed expertise di cui disponiamo, riusciamo ad individuare le caratteristiche nuove dal punto di vista tecnico funzionale (brevetto) e le caratteristiche che conferiscono novità ed individualità alla forma esteriore (design).

Consigliamo fortemente la via della tutela cumulativa, che si ottiene con il deposito di una domanda di brevetto, con la registrazione di un design e possibilmente anche con la registrazione di un marchio; in tal modo siamo sicuri di ottenere uno scudo protettivo più ampio possibile, valorizzando al massimo la soluzione innovativa e portando benefici anche all’immagine dell’azienda/cliente.

Contattateci per approfondire le possibilità di protezione della vostra nuova idea.

I diritti di proprietà industriale non si esauriscono nei soli diritti titolati – marchi, brevetti e design – cioè provvisti di un documento che ne attesta l’esistenza, la titolarità e il contenuto, ma comprendono anche i diritti non titolati: sono quelle esclusive riconosciute dalla legge senza che sia appunto necessario procedere ad un deposito oppure ottenere un certificato di registrazione.

Si tratta di una serie di ipotesi eterogenee che comprende, ad esempio:

• il marchio di fatto
• il nome di dominio
• il design non registrato
• il diritto d’autore
• il know how
• i segreti commerciali

La loro caratteristica comune è costituita dal riconoscimento dell’esclusiva in capo al titolare in assenza di un atto formale e costitutivo come il deposito.

Quali sono i requisiti stabiliti dalla legge per la nascita del diritto non titolato e quindi dell’esclusiva?

I requisiti variano a seconda del tipo di diritto e hanno una diversa regolamentazione.

Il marchio di fatto è un segno che deve essere usato dal suo titolare in modo continuativo per contraddistinguere prodotti e/o servizi posti in commercio. Il diritto di esclusiva si acquista con l’uso del segno qualificato dalla notorietà, cioè dalla diffusa percezione presso il pubblico che quel particolare segno è un vero e proprio marchio.

Il nome di dominio, anche se necessariamente registrato presso un registrar, è tutelato a condizione che reindirizzi ad un sito web con dei contenuti, sia attivo e sia “visitato” dagli utenti.

Nel caso del design non registrato, invece, il diritto sorge con il primo atto di immissione del design o del prodotto che lo incorpora nel mercato o presso il pubblico. È il caso, ad esempio, di un nuovo prodotto che viene presentato sul mercato, senza averne prima tutelato la forma e/o altre caratteristiche che ne definiscono l’aspetto esteriore; questo nuovo prodotto godrà di una tutela seppur con i limiti che verranno infra indicati.

Il diritto d’autore si acquista con la sola creazione dell’opera da parte dell’autore; spesso si può procedere al deposito dell’opera, ma agli scopi di fissare una data certa rispetto ad altre opere successive e di indicare una paternità, quanto meno presunta.

Infine, il know-how e le informazioni riservate, inclusi i segreti commerciali, sono protetti al ricorrere della segretezza, del valore economico ottenuto grazie alla segretezza e di misure di protezione ritenute ragionevolmente adeguate a mantenere tale segretezza.

Quali sono i vantaggi dei diritti non registrati e quali gli svantaggi?

I diritti non titolati possono presentare dei vantaggi: ad esempio, il know-how e le informazioni riservate, rispetto alla protezione offerta dai brevetti:

• non sono limitati nella durata, cioè non scadono;
• non diventano pubblici nel loro contenuto;
• non sono esaminati.

Gli svantaggi, tuttavia, non sono da sottovalutare: ad esempio il design non registrato ha una durata molto inferiore rispetto al design registrato, tre anni versus venticinque anni (complessivi) del design registrato.

I profili più critici si manifestano soprattutto quando

• si vuole valorizzare/sfruttare il proprio diritto oppure
• è necessario farlo valere nei confronti di un contraffattore o di chi cerchi di sottrarlo o violarlo.

In questi casi, infatti, il titolare del diritto, oltre a dover affrontare maggiori costi per reperire tutta la documentazione di supporto relativa alla sua esclusiva, sarà gravato di un rigoroso onere della prova per quanto riguarda:

• l’esistenza e l’anteriorità del diritto rispetto al presunto contraffattore;
• la titolarità;
• nel caso del design, l’imitazione volontaria da parte del presunto contraffattore e altri presupposti;
• la sussistenza di tutte le condizioni richieste dalla legge, ad esempio nel caso delle informazioni riservate e dei segreti commerciali;
• l’ambito di tutela ottenuto, specie per quanto riguarda il marchio di fatto.

Al contrario, nel caso del diritto titolato gli elementi essenziali per dimostrare l’esistenza dell’esclusiva sono già contenuti nel documento di deposito e/o di registrazione, semplificando ogni onere al riguardo.

Ricorrendone i presupposti, procedere al deposito è quindi certamente la strada da preferire.

È possibile scegliere tra diritti titolati e non titolati?

Indipendentemente da vantaggi e svantaggi, vi sono casi in cui il titolare può scegliere se tutelare il diritto mediante il deposito oppure se sfruttare la propria esclusiva mediante il semplice uso, quindi senza effettuare alcun deposito; ci si riferisce, ad esempio, al marchio di fatto o al design. In altri casi, invece, è la natura stessa del diritto che ne esclude la proteggibilità mediante il deposito: sono le ipotesi del know-how, delle informazioni riservate o dei segreti commerciali.

Perché affidarsi al Team Luppi

Uno degli aspetti più critici dei diritti non titolati è costituito dalla difficoltà di identificarne i presupposti dal punto di vista dell’esistenza e dell’ambito di tutela, soprattutto nel caso di una violazione. Le medesime criticità possono verificarsi anche quando si voglia procedere ad una cessione del know-how, dei segreti commerciali e delle informazioni riservate o ci si trovi nell’ambito di altre operazioni di una loro valorizzazione economica.

Nel Team Luppi abbiamo sviluppato una serie di competenze tecniche e giuridiche grazie alle quali potremo affiancarvi in tutte le fasi che concorrono alla formazione dei diritti non titolati, supportandovi in ogni step, dall’inquadramento della fattispecie di riferimento alla valorizzazione delle esclusive così create, passando naturalmente attraverso la costruzione della migliore strategia nell’ottica del consolidamento del diritto IP.

Contattateci per un’analisi dei vostri diritti IP non titolati.

Spesso i clienti ci chiedono di proteggere tramite brevetto una soluzione innovativa che stanno per lanciare sul mercato, dando per scontato che il brevetto sia l’unica forma di protezione possibile.

Come abbiamo evidenziato nell’articolo dedicato al cumulo di tutele, invece, in alcuni casi una nuova soluzione può beneficiare, cumulativamente, di una protezione ampia sotto più aspetti: tecnico-funzionale, forma esteriore e aspetto distintivo.

Come illustrato nell’articolo sul caso del nostro cliente Geomagworld, la combinazione di diversi strumenti IP permette di conseguire la più ampia protezione possibile.

In questo articolo vi presentiamo un altro caso concreto di cumulo di tutele ed approccio integrato del Team Luppi.

Il cumulo di tutele per un innovativo telaio di bicicletta

Un nostro cliente ha sviluppato un telaio di bicicletta capace di adattarsi alle misure biometriche e corporatura del ciclista, grazie ad un sistema di regolazione che permette un’ampia configurabilità delle cosiddette “zone critiche” che determinano l’ergonomia del telaio stesso (ovvero le zone di appoggio sui pedali, sulla sella e sul manubrio).

L’adattabilità del telaio a diversi usi e misure biometriche permette anche la configurabilità a più ciclisti, ciascuno con caratteristiche fisiche ed esigenze specifiche.

Come abbiamo tutelato questa innovazione?

Dopo una nostra attenta analisi a 360 gradi delle caratteristiche del prodotto, il telaio non solo risultava suscettibile di essere protetto tramite un brevetto, ma possedeva una forma esteriore meritevole di essere tutelata con un disegno-modello.

Per questo innovativo telaio abbiamo quindi ottenuto:

• la concessione di un Brevetto Italiano che protegge l’aspetto tecnico/funzionale:

Brev. IT n. 102019000007057

• e la registrazione di un Design Comunitario multiplo che protegge varie configurazioni geometriche del telaio stesso:

Design Comunitario multiplo n. 006494118

Quali sono i benefici di questa doppia tutela?

In definitiva, è stata conseguita per il cliente la tutela – tramite brevetto – del telaio in relazione alla sua nuova soluzione strutturale funzionale (aspetto tecnico) nonché la tutela – tramite il disegno comunitario – delle diverse forme (aspetto esteriore) che il telaio stesso può presentare.

Grazie al cumulo di tutele, l’azienda-cliente ha, dunque, beneficiato di un rafforzato vantaggio competitivo, non solo proteggendo l’idea di soluzione tecnica del telaio ma valorizzandone anche il design, elemento spesso determinante per la riconoscibilità ed il successo di un prodotto sul mercato.

Come possiamo aiutarvi?

Rivolgendovi al Team Luppi avrete un unico interlocutore multidisciplinare che vi aiuterà ad individuare il set di strumenti di tutela IP più idonei e a definire la migliore strategia di protezione e valorizzazione per il vostro progetto/idea.

Contattateci per approfondire le possibilità di protezione della vostra nuova idea.

Dopo le restrizioni dovute al Covid-19, le fiere espositive tornano finalmente in presenza, dando l’opportunità di presentare e pubblicizzare dal vivo le vostre innovazioni.

Tuttavia, far parte delle imprese espositrici richiede una preliminare preparazione in tema di protezione della proprietà intellettuale, se non si vuole rischiare di correre dei pericoli e vanificare gli sforzi e investimenti in R&D. Questo è vero anche nel caso di fiere virtuali o con modelli di partecipazione mista, fisica e virtuale contemporaneamente.

Vediamo di seguito come prepararsi nel modo più efficace possibile, senza mettere a rischio le vostre innovazioni.

A cosa fare attenzione quando presentate il vostro prodotto in fiera?

Prima di esporre il vostro prodotto in fiera è fondamentale identificare i titoli di privativa di interesse, così da valutare la protezione delle vostre innovazioni con uno o più titoli diversi (ne abbiamo parlato nell’articolo sul cumulo di tutele e nell’articolo sugli strumenti di protezione dei nuovi prodotti).

La vostra innovazione può essere tutelata con brevetto, marchio, design e copyright.

Ricordate, inoltre, che anche lo stand espositivo potrebbe essere meritevole di tutela tramite uno o più degli strumenti sopra citati.

Quali strumenti di tutela scegliere tra quelli disponibili? La corretta strategia tutela IP richiede, come abbiamo sottolineato più volte, una serie di valutazioni e una visione prospettica dell’innovazione.

Quando proteggere le vostre innovazioni?

Noi del team LUPPI consigliamo di proteggere le vostre innovazioni prima della presentazione del prodotto in fiera, poiché, una volta esposto, la protezione potrebbe essere preclusa sotto alcuni aspetti.

Se la vostra innovazione è tutelabile tramite un brevetto, è estremamente importante depositare una domanda di brevetto prima della data della presentazione in fiera del prodotto per evitare la predivulgazione della soluzione. Una volta resa accessibile al pubblico, infatti, la vostra soluzione tecnica non è più nuova, non soddisfacendo quindi i requisiti per una valida brevettabilità.

Se la vostra innovazione è tutelabile con uno o più degli altri strumenti IP, è sempre consigliabile tutelare prima della fiera per evitare di dover rivendicare a posteriori i vostri diritti.

Nell’eventualità che non riusciate a proteggere in tempo la vostra soluzione tecnica, sarebbe prudente non mostrare la vostra innovazione.

Cosa potete fare se subite una violazione in fiera e siete titolari di un diritto IP?

Se nel corso della fiera scoprite che altri espositori stanno presentando, senza il vostro consenso, un prodotto con caratteristiche simili a quelle da voi protette, è possibile acquisire la prova della violazione attraverso un procedimento di descrizione, con l’intervento degli ufficiali giudiziari all’interno dello stand durante lo svolgimento della fiera.

Eseguire una descrizione in fiera è un’operazione di forte impatto, considerando la vasta platea che potrebbe assistervi; si tratta di uno strumento incisivo a difesa dei diritti IP e che comporta conseguenze potenzialmente significative a danno dell’immagine dell’espositore, soprattutto se un vostro competitor.

Il nostro Team di Consulenti e Legali specializzati in IP, potrà assistervi:

• nella fase pre-espositiva di lancio del vostro prodotto, provvedendo a tutelarlo sotto ogni aspetto possibile,
• durante l’esposizione, fronteggiando eventuali condotte illecite da parte degli altri espositori. In particolare vi affiancheremo attivando i più efficaci strumenti giudiziali e/o stragiudiziali, quali ad esempio il servizio a tutela della proprietà industriale eventualmente offerto dalla fiera stessa.

Contattateci per approfondire le possibilità di protezione della vostra innovazione in vista delle prossime fiere.

Nel 2020 a livello internazionale (PCT) sono state depositate più di 275 mila domande di brevetto.

A fronte di questi numeri, attivare un servizio di sorveglianza brevettuale – uno strumento di controllo strategico utile per monitorare la concorrenza e prepararsi ad un attacco o ad una difesa – è opportuno tutte le volte in cui:

si opera su un mercato e si vuole difendere il proprio prodotto
si vuole entrare in un nuovo mercato ma non si conoscono i rischi di conflitto con eventuali titoli IP altrui
o, ancora, quando si desidera verificare il grado di sviluppo di una tecnologia in un settore di interesse, eventualmente, anche con specifico riferimento a determinati concorrenti.

La sorveglianza brevettuale

La sorveglianza brevettuale è un controllo periodico – su banche dati – dei depositi di domande di brevetto. Queste possono essere individuate in base a criteri di ricerca per argomento, per settore tecnologico, per competitor.

La sorveglianza permette di verificare i depositi effettuati dai concorrenti e consente di rilevare informazioni utili sullo stato vita dei brevetti, sull’estensione territoriale, sull’iter di esame e concessione di specifiche domande di brevetto di interesse o, ancora, di ricavare altri dati utili per definire strategie e piani di azione.

Strumento di esplorazione e controllo del mercato

Tramite la sorveglianza brevettuale, attraverso i dati relativi ai depositi di domande di brevetto, è possibile osservare in quale direzione si stanno muovendo i competitor in un determinato campo tecnico.

I dati raccolti, per esempio, consentono di definire o cambiare strategie di mercato, di valutare possibili nicchie di mercato inesplorate, oppure di investire su valide alternative delle soluzioni già protette da altri competitor.

Strumento di raccolta di informazioni in vista di un attacco o difesa

Un altro esempio di possibile utilizzo della sorveglianza prevede l’ispezione dei fascicoli brevettuali nei vari registri nazionali o regionali, allo scopo di monitorare l’evoluzione delle procedure d’esame di specifiche domande di brevetto.

In tal modo è possibile verificare come viene modificato l’ambito di protezione di una domanda di brevetto determinando così se un proprio prodotto prossimo all’immissione sul mercato possa interferire o meno con detto ambito.

In altre parole, grazie alla sorveglianza è possibile trarre informazioni sulla pericolosità di un brevetto in fase di concessione o già concesso e fare delle valutazioni sull’opportunità di intraprendere eventuali azioni (amministrative) di contrasto alla concessione del brevetto o azioni (giudiziali) di nullità o di non contraffazione nei confronti di un brevetto già concesso.

Il servizio di sorveglianza con il Team Luppi

Il servizio di sorveglianza brevettuale rappresenta dunque uno strumento utile ed efficace che, insieme alla ricerca di anteriorità, vi permetterà di definire con successo la vostra migliore strategia di mercato.

Grazie alla peculiare natura multidisciplinare del Team Luppi, il servizio di sorveglianza brevettuale acquisisce un vantaggio aggiuntivo rispetto a una comune attività di sorveglianza.

Le informazioni acquisite con il servizio di sorveglianza possono essere sfruttate direttamente per supportare il cliente sotto vari aspetti:

dal punto di vista tecnico brevettuale, grazie all’utilizzo esperto di piattaforme professionali di ricerca e a mandatari specializzati in vari settori tecnici
nell’ambito amministrativo (per esempio per procedure di opposizione o osservazioni di terzi)
e, dove necessario, anche con un supporto legale e giudiziale con il coordinamento degli avvocati di Luppi Legal.
In questo modo affianchiamo ogni cliente a 360 gradi nella definizione delle migliori strategie sia di attacco sia di difesa.

Per approfondire il tema, contattate i nostri Consulenti in Brevetti presso le nostre sedi di Bologna, Modena, Milano.

Link di approfondimento

WIPO Press Release (Geneva, March 2, 2021) – Innovation Perseveres: International Patent Filings via WIPO Continued to Grow in 2020 Despite COVID-19 Pandemic

Il contesto economico globalizzato degli ultimi decenni offre occasioni di crescita per le piccole-medie aziende italiane.

Guardare oltre gli orizzonti nazionali rappresenta la tangibile possibilità di espandere i propri interessi commerciali e creare nuove opportunità di business, contribuendo ai profitti dell’azienda.

È fondamentale, però, prestare attenzione alla tutela dei propri asset strategici, sia in Italia sia all’estero. Come abbiamo visto nell’articolo dedicato agli strumenti di protezione delle idee c’è una serie di fattori da tenere in considerazione. Spostandoci in un contesto internazionale, emergono ulteriori aspetti da valutare.

I titoli di privativa, infatti, esplicano un effetto territorialmente limitato: ad esempio, un brevetto valido in Italia, non lo è anche in Germania, a meno che non sia stato esteso in quest’ultimo paese. E’ bene quindi dotarsi di strumenti di tutela prima di intraprendere un percorso di sviluppo imprenditoriale all’estero.

Approfondiamo di seguito alcuni punti da considerare.

Avete già depositato una domanda di brevetto in Italia ma avete un interesse commerciale anche all’estero, con territori già ben definiti?

In questo caso, è necessario estendere la protezione brevettuale nei territori esteri in cui si intende tutelare l’idea.

Sappiate che entro dodici mesi dalla data di deposito della domanda di brevetto italiano (periodo di priorità previsto dalla Convenzione di Parigi) è possibile estendere la protezione all’estero depositando una o più domande nei territori esteri di vostro interesse.

L’ambito territoriale estero di interesse comprende più paesi?

È possibile depositare un’apposita domanda di brevetto regionale e/o una domanda internazionale che permette di “prenotare” una protezione simultanea su più paesi.

Nel caso del territorio europeo, è possibile depositare una domanda di brevetto europeo.     

Una volta giunti alla concessione del brevetto europeo, si otterrà la tutela convalidando il titolo negli stati di effettivo interesse commerciale.

Con la domanda internazionale o domanda PCT (Patent Cooperation Treaty) è possibile “prenotare” una vasta rosa di paesi tramite una procedura unificata che prevede il deposito di una singola domanda, da attivare successivamente nei paesi/regioni di effettivo interesse.

Non siete ancora in grado di determinare i territori esteri di interesse commerciale?

I 12 mesi di priorità che seguono al deposito di una domanda di brevetto in Italia (o anche in altro paese), rappresentano un periodo nel quale poter effettuare analisi e valutazioni sugli ambiti territoriali esteri di potenziale interesse commerciale, e quindi di possibile estensione della domanda di brevetto di partenza. Prima dello scadere di tale periodo di priorità, si potrà procedere con il deposito di domande di brevetto all’estero rivendicando la priorità della domanda di partenza, senza perdere alcun diritto.

In tal caso, la domanda o le domande estere, estese in priorità, saranno considerate come aventi una data di deposito corrispondente al deposito della domanda di brevetto di partenza di cui si rivendica la priorità, con evidenti vantaggi dal punto di vista dello stato della tecnica opponibile.

Per esempio, se depositate una domanda di brevetto il 1° aprile 2022 in Italia, avrete tempo fino al 1° aprile 2023 per estendere la domanda di brevetto anche in un altro paese, per esempio la Francia. Qualsiasi domanda di brevetto depositata in Francia nel periodo che intercorre tra il giorno 1° aprile 2022 e il 1° aprile 2023 non verrà considerata anteriorità pregiudizievole rispetto alla domanda di brevetto sul territorio francese. In altre parole, verrà considerata depositata “posteriormente” alla vostra domanda di brevetto francese. Non solo: anche le eventuali divulgazioni della vostra idea avvenute in tale periodo di priorità non saranno ritenute pregiudizievoli nei confronti della vostra domanda di brevetto francese.

Cosa fare però se, dopo il deposito italiano, 12 mesi non bastano ancora per determinare con esattezza i paesi d’interesse?

Se siete ancora indecisi ma non volete precludervi la possibilità di tutelare l’innovazione in un qualsiasi paese del mondo, come Team Luppi studieremo il vostro caso e vi indicheremo la migliore strategia di protezione.

Perché affidarsi al Team Luppi?

Ci avvaliamo di una rete internazionale di corrispondenti locali di provata affidabilità ed esperienza con cui cooperiamo per conseguire il successo dei nostri clienti in tutto il mondo.

Il dialogo con i vostri esperti di marketing sarà decisivo per delineare il miglior approccio nel processo di scelta dei paesi esteri di interesse e ci consentirà quindi di delineare la più opportuna strategia di estensione della protezione della vostra idea. Vi accompagneremo nella costruzione della tutela della vostra idea nel mondo, con un contributo determinante per il progetto di internazionalizzazione della vostra impresa.

Contattate i nostri consulenti in brevetti presso le sedi di Bologna, Modena, Milano.

Link di approfondimento

Paesi aderenti alla convenzione sul brevetto europeo (EPC)

Paesi aderenti al PCT (Patent Cooperation Treaty)

La proprietà intellettuale è legata all’idea stessa di progresso.

Proprio in virtù dello scopo e della funzione che riveste, la proprietà intellettuale deve essere incentivata nella ricerca, nello sviluppo e, soprattutto, nella tutela perché gli sforzi posti in essere da tutti coloro che contribuiscono al progresso non siano vanificati.

È per questo motivo che i nuovi progetti o i nuovi prodotti devono essere tutelati con ogni possibile strumento messo a disposizione dalla proprietà intellettuale.

Il primo passo da compiere, insieme ai consulenti IP, è ottenere i diritti di esclusiva che potranno essere azionati contro i possibili contraffattori.

Quali sono i diritti di esclusiva del titolare di un brevetto, di un marchio, di un design?

Il titolare di un brevetto ha il diritto di vietare a terzi di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare il proprio prodotto o di applicare il proprio procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione.

Il titolare di un marchio ha il diritto di vietare ai terzi l’uso di un segno identico o simile per prodotti o servizi identici o affini.

Il titolare di un design ha diritto di vietare qualunque disegno o modello che non produca nell’utilizzatore informato un’impressione generale diversa.

Dunque, ogni atto compiuto da un soggetto non autorizzato dal titolare del brevetto, del marchio o del design, in violazione delle esclusive derivanti da tali diritti di proprietà industriale, costituisce una contraffazione.

Il secondo passo da compiere, insieme agli avvocati specializzati in IP, è azionare i diritti ottenuti nelle opportune sedi, ossia nei Tribunali.

La violazione dei diritti non è automaticamente una contraffazione accertata

La valutazione della sussistenza, o meno, della contraffazione, il suo accertamento e l’emanazione dei relativi provvedimenti di condanna, inibitori, risarcitori e accessori – siano essi di natura civilistica o penalistica – è sempre di competenza delle autorità giudiziarie.

Ed è questa la ragione che rende necessario l’intervento di avvocati specializzati in IP che dovranno agire innanzi ai Tribunali delle Imprese.

Un team dedicato, e multidisciplinare, costituito da consulenti in intellectual property e legali specializzati in intellectual property, è il miglior alleato di chi vuole tutelarsi in modo completo e consente di farsi trovare pronti per reagire efficacemente alla contraffazione.

Perché occorre un team dedicato?

Perché i consulenti in proprietà intellettuale agiscono innanzi ai competenti Uffici per ottenere i diritti di esclusiva, quali ad esempio il brevetto, il marchio, il design.

E perché i legali specializzati in proprietà intellettuale agiscono innanzi ai competenti Tribunali per difendere i diritti di esclusiva in caso di violazioni da parte dei terzi che violino tali diritti.

L’attività del team dedicato e multidisciplinare, dunque, vi supporta dalla fase iniziale della tutela completa del nuovo progetto o del nuovo prodotto al momento dell’azionamento dei diritti in Tribunale e fino al termine dei gradi di giudizio.

Perché affidarsi a noi del Team Luppi?

Con noi avrete il vantaggio di ricevere una consulenza globale, avvalendovi di un unico interlocutore altamente qualificato per trattare tutti gli aspetti IP, che vi guiderà nell’individuazione della miglior tutela del progetto, e LEGAL, che vi assisterà nell’attività da svolgere in sede stragiudiziale e giudiziale per l’accertamento della contraffazione, secondo le più efficaci ed efficienti strategie a tutela e difesa dei vostri asset.

Siamo in grado di affrontare qualsiasi aspetto di proprietà industriale ed intellettuale, prediligendo l’approccio integrato e multidisciplinare al mondo IP.

Contattate i nostri consulenti in brevetti, marchi, design e gli Avvocati della LUPPI LEGAL presso le sedi di Bologna, Modena, Milano.

Per preservare al meglio gli investimenti e gli sforzi profusi in ricerca e innovazione, così da garantirne i ritorni economici e per acquisire/mantenere competitività, è spesso utile e opportuno ricorrere a vari strumenti a tutela della proprietà industriale e intellettuale, verificando, caso per caso, la sussistenza dei presupposti necessari per accedere ad una protezione, ad esempio, tramite un brevetto, un marchio, un design ecc..

Talvolta un nuovo prodotto, dispositivo, processo, ecc.., frutto di sforzi in ricerca e sviluppo, può a prima vista apparire non meritevole di tutela o quantomeno difficile da proteggere; ad una più attenta analisi, con l’ausilio di un Consulente specializzato in Proprietà Industriale e Intellettuale (IP), si può invece scoprire che lo stesso trovato non solo risulta meritevole di protezione ma è anche tutelabile cumulativamente sotto più aspetti.

Gli strumenti IP per una protezione completa degli intangible asset

Il nostro ordinamento prevede una serie di strumenti di tutela IP, che non si escludono vicendevolmente bensì sono utilizzabili tra loro in combinazione per proteggere aspetti diversi di uno stesso trovato così da conferire a quest’ultimo la più ampia protezione possibile. Il “Codice della proprietà industriale“, introdotto nel nostro ordinamento giuridico italiano dal decreto legislativo n. 30 del 10 febbraio 2005 e armonizzato con il Diritto comunitario e le convenzioni internazionali, prevede una serie di articoli dedicati ai vari diritti IP tra i quali:

• Brevetti per invenzione e Modelli di utilità, per la tutela di aspetti tecnici-funzionali di un trovato,
• Disegni e modelli, per la tutela della forma esteriore del trovato
• Marchi ed altri segni distintivi, per distinguere il trovato dalla concorrenza
  ed altri ancora.

A questi strumenti si aggiungono quelli messi a disposizione dalla legge del Diritto d’Autore e Copyright, per tutelare la forma di espressione di qualsiasi opera creativa (es. banche dati, software, manuali).

Brevetti, Disegni e modelli, Marchi e Diritto d’Autore/Copyright possono essere utilizzati cumulativamente – senza che uno escluda l’altro – così da tutelare la soluzione/idea/trovato sotto più profili, per conseguire la più ampia protezione possibile.

Perché rivolgersi al Team Luppi ?

Per analizzare al meglio un nuovo prodotto, dispositivo o, in generale, un’idea di innovazione, così da individuare e valutarne la possibilità di tutela in tutti i suoi aspetti, è necessario ricorrere a più specialisti di area IP, con formazione sia in ambito tecnico sia legale.

Rivolgersi al Team Luppi equivale ad avere di fronte un unico interlocutore con uno sguardo internazionale, incline ad un approccio integrato e multidisciplinare al mondo IP e in grado di analizzare, da più prospettive, uno stesso prodotto, individuandone tutte le possibili forme di protezione.

Nel paragrafo seguente sono esposti alcuni casi pratici che illustrano in concreto i risultati conseguiti tramite l’approccio adottato dal Team Luppi.

Case study: un esempio concreto di approccio integrato multidisciplinare del Team Luppi

Un importante e storico cliente, operante nel settore della rubinetteria, ha ideato un nuovo miscelatore per l’erogazione di selettiva di acqua calda/fredda/miscelata ed anche acqua trattata (depurata, gasata, ecc..). Il nuovo miscelatore è configurato per il montaggio a parete senza la necessità di adottare rubinetti aggiuntivi per l’acqua trattata.

La nuova soluzione conferisce al dispositivo di erogazione una elevata versatilità e lo rende facile da montare, comodo da utilizzare e altamente vantaggioso per il fissaggio a parete, consentendo altresì di contenere al minimo gli ingombri generali richiesti nell’installazione. La nuova soluzione si presenta innovativa sia sotto il profilo tecnico che sotto il profilo estetico.

L’approccio multidisciplinare del Team Luppi ha portato ad ottenere:

• la concessione di un Brevetto Europeo:

• la registrazione di un Design Comunitario multiplo avente ad oggetto una pluralità di possibili versioni della forma:

Pertanto, grazie al Brevetto, è stata ottenuta per il cliente la tutela del miscelatore in relazione alla nuova soluzione strutturale funzionale (ASPETTO TECNICO) e allo stesso tempo, grazie al Design, è stata conseguita la tutela delle possibili forme estetiche (ASPETTO ESTERIORE) del miscelatore.

I diritti IP, oltre che costituire un valore aggiunto ad un’idea, fungono anche da efficace strumento di marketing: migliorano infatti l’immagine dell’azienda e la percezione e apprezzamento, da parte della clientela attuale o potenziale, per gli sforzi e investimenti profusi nell’innovazione e nella sua tutela.

Il Team Luppi ti aiuterà ad individuare il set di strumenti di tutela IP più efficace per il tuo progetto/idea, così da conferirgli il valore economico e commerciale che merita.

Contattaci per approfondire le possibilità di protezione della tua nuova idea.